claimの追加補正は限定的減縮違反か？【特許】
拒絶査定不服審判時の補正で、
実質的に下位概念への減縮となる内容のclaimを
「追加」することは可能か？
前提知識
審査が進んだある一定の段階では
補正できる内容に厳しい制限が設けられています。
これを俗に「限定的減縮」と言います。
それまでの審査が無駄にならないようにとの趣旨から
今まで審査していた対象を、限定するような内容
でしか補正できないのです。
（逆に言えば、この段階より前であれば、
最初は特許請求の範囲（claim）に記載されていない場合でも
明細書や図面等に記載されていた事項を
後でclaim up することは可能！）
ある事件から
この事件は、ある特許出願において
拒絶査定不服審判を請求した際の補正が
「限定的減縮」に該当しないとして却下され
それにより拒絶審決となったことに対し
審決取消訴訟が行われたものです。
詳細な内容はここでは省きますが
上位概念であった旧claim１に
旧claim２，３の内容を盛り込んで
下位概念の新claimとしたものです。
これだけ言えば、適法に思えます。
問題はこの新・下位概念claimが
実は５つのclaimに分かれて記載されていた
ということにありました。
出願人側は、内容的には、いずれも下位概念にあたるので
限定的減縮であると主張しました。
しかし、裁判所は
旧claim１の限定的減縮claimは、新claim１の一つのみであり
後の４つは、実質的に新しい４個の請求項を立てたと判断し
「claimの追加は×→補正却下は適法」
として、拒絶審決を維持する判決をしました。
そして、本件は最高裁へ上告したものの
上告不受理→補正前のclaimで差し戻し→拒絶確定したそうです。
その主な理由は下記の通りです。
新規に請求項が加われば，
原則として，これについて新たに審査すべき必要が生ずることになるのであって，
一つの請求項を複数の請求項に分割するような態様による補正を認めることは，
審査対象が追加されることにより，新たな審査を必要とする場合を生じさせ，
あるいは審査対象が複雑化することにより，
当該補正が補正前の請求項に係る発明を
限定的に減縮するものであるかどうか等の判断が複雑困難となる
などの事態を生じさせることともなり，
それでは，迅速・的確な審査を実現するため，
既にされた審査結果を有効に活用して，
補正された発明の審査を行うことができる範囲で補正を認める
という前記の制度趣旨に合致しないことになるからである。
教訓：claimの追加補正に注意！！
（例外；マーカッシュclaimをバラす、形式的なclaim増加等）
